주식회사 영원아웃도어는 업계 1위의 유명 아웃도어 브랜드인 노스페이스(NORTHFACE) 제품을 국내에 유통하는 업체로, 2002.경부터 ‘맥머도(MCMURDO)’라는 표장을 사용하여 스포츠 의류 등을 판매해 왔고, 2015. 10.경부터는 이른바 ‘맥머도(MCMURDO) 시리즈’를 노스페이스의 서브브랜드로 출시하여 대대적으로 판매하여 왔습니다. 한편 채권자는 2014. 6. 16. 제25류 스포츠 의류 등을 지정상품으로 하여 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장에 대한 상표를 출원하였고, 2015. 3. 4.자로 등록받았던바, 주식회사 영원아웃도어가 ‘맥머도(MCMURDO)’를 사용하여 제품을 판매하는 것은 채권자의 상표권을 침해하는 행위에 해당한다는 이유로 이 사건 가처분을 신청하였습니다.

법무법인 세종은, 주식회사 영원아웃도어가 2002.경부터 국내에서 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장을 계속하여 사용하였고, 그 결과 채권자가 상표등록출원 당시에는 이미 국내 수요자들 사이에 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장이 주식회사 영원아웃도어가 판매하는 제품을 표시하는 것으로 인식되어 있다는 점에서, 주식회사 영원아웃도어는 구 상표법 제57조의3 제1항에 따라 선사용권을 보유한다는 점을 적극적으로 주장하였습니다. 또한 이를 뒷받침하기 위하여 주식회사 영원아웃도어가 국내에서 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장의 제품을 판매한 내역과 언론 보도 자료를 비롯하여, 소비자들 사이에서 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장의 제품이 상당한 인지도를 구축하여 중고품으로도 활발히 거래되어 왔다는 점 등을 소명할 수 있는 자료를 제출하였습니다. 주식회사 영원아웃도어가 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장을 사용하기 시작한 지 상당한 시간이 경과하여 2015. 이전의 자료를 확보하기가 곤란한 상황이었으나, 법무법인 세종은 국내외 주요 인터넷 사이트를 빠짐없이 검색하는 등의 노력을 통해 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장이 사용된 사례들을 상당수 수집할 수 있었던 것입니다.

그 결과 주식회사 영원아웃도어는 법원으로부터 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장의 선사용권자에 해당하여 상표등록에도 불구하고 계속해서 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장을 사용할 적법한 권리가 있다는 판단을 받아낼 수 있었습니다. 이로써 주식회사 영원아웃도어는 겨울용 아웃도어 분야에서 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장에 관한 사용권을 확인받게 되었으며, 향후 관련 시장에서 ‘맥머도(MCMURDO)’ 표장을 활용하여 다양한 마켓팅을 전개할 수 있을 것으로 전망됩니다.